Disertační práce Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní

Kapitola 9
Souběh ochrany průmyslových vzorů a ochrany známkoprávní

9.1 Obecná charakteristika souběhu

Co se týče historických souvislostí, narozdíl od „souběhu autorskoprávního“ dřívější právní úprava³⁰² neobsahovala žádné výslovné ustanovení týkající se překrývání ochrany známkoprávní s ochranou průmyslových vzorů. K souběhu však mohlo dojít, aniž byl výslovně upraven zákonem, a to na základě parémie, „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“. ³⁰³

Změnu přinesl až nový zákon o ochraně průmyslových vzorů (§ 1 odst. 2 PrůmVz).³⁰⁴ Přestože je situace v základních rysech více méně obdobná jako v případě „souběhu autorskoprávního“, existují zde oproti „souběhu autorskoprávnímu“ jisté odlišnosti.

Především ochrana známkoprávní v zásadě nevzniká neformálně, jako je tomu u autorských děl. Ve většině případů je tedy nebytné učinit určitý formální úkon (žádost o zápis a zaplacení správního poplatku).³⁰⁵ Z tohoto pohledu ochrana známkoprávní nemusí vždy časově předcházet ochraně vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru.

Vzhledem k použitému termínu „shodný předmět“ (§ 1 odst. 2 PrůmVz) bude připadat souběžná ochrana v úvahu pouze tehdy, pokud určitý předmět splňuje současně nejen podmínky novosti a individuální povahy, ale i podmínky zápisné způsobilosti ve smyslu § 1 a násl. OchrZn (tj. pokud je určitý předmět je schopen v očích spotřebitelů rozlišit výrobky/služby jedné osoby od výrobků/služeb jiné osoby). V další textu automaticky předpokládám, že je přihlašováno označení, které splňuje požadavky ustanovení § 1 OchrZn, stejně jako požadavky ustanovení § 4 OchrZn (podotýkám, že ustanovení § 6 OchrZn není pro řešení otázky souběhu přímo rozhodné).³⁰⁶

9.2 Problematika starších práv

9.2.1 Základní aspekty kolizí starších práv v případě průmyslových vzorů a ochranných známek

V případě kolize mezi právem známkovým a právem průmyslových vzorů existuje celá řada „modelových“ konfliktních situací. Při analýze jednotlivých případů konfliktu je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti.

Předně je třeba poukázat na to, že ochrana je průmyslovému vzoru poskytována pouze tehdy, pokud je nový (komunitární novost). Znamená to, že průmyslový vzor nesmí být před datem podání přihlášky zpřístupněn veřejnosti (s výhradou tzv. ochranné lhůty – grace period). Tento princip však u ochranných známek neplatí, naopak zákon výslovně počítá s tím, že ochranná známka před datem podání přihlášky byla užívána v obchodním styku (§ 5 OchrZn). Dále se zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně průmyslových vzorů liší v okamžiku zpřístupnění přihlašovaného označení (průmyslového vzoru) veřejnosti v rámci zápisného řízení. Zákon o ochranných známkách se zpřístupněním počítá poté, kdy byl proveden věcný a formální průzkum, přičemž zveřejnění má vliv na možnost podání námitek proti zápisu označení do rejstříku (§ 23, § 25 OchrZn). Zákon o ochraně průmyslových vzorů počítá se zveřejněním průmyslového vzoru buď současně se zápisem do rejstříku, nebo později, a to pokud přihlašovatel požádal o odklad zveřejnění průmyslového vzoru (§ 38 odst. 4 PrůmVz). Dalším významným rozdílem je odlišný význam zápisu předmětu ochrany do rejstříku. Zákon o ochraně průmyslových vzorů stanoví, že zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, avšak práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí zpětně ke dni podání přihlášky (srov. 2.4.5.3.4). Pokud však průmyslový vzor nebyl zveřejněn, může vlastník uplatňovat práva ze zápisu vůči třetím osobám jen tehdy, není - li průmyslový vzor užíván v dobré víře
(§ 19 PrůmVz, § 38 odst. 5 PrůmVz). Zákon o ochranných známkách naproti tomu stanoví, že výlučná práva vznikají až zápisem do rejstříku, nikoliv však se zpětnými účinky ke dni podání přihlášky.³⁰⁷ Další odlišností je rozdílné pojetí výmazového řízení u průmyslových vzorů a řízení o prohlášení neplatnosti u ochranných známek. Zatímco zákon o ochranných známkách umožňuje Úřadu průmyslového vlastnictví prohlásit ochrannou známku za neplatnou ex offo (§ 32 odst. 1 OchrZn), výmaz zapsaného průmyslového vzoru je možné provést pouze na návrh (výjimku tvoří výmaz dle ustanovení § 16 odst. 4 PrůmVz). Pro lepší přehlednost v rozdílech mezi právní úpravou ochranných známek a právní úpravou průmyslových vzorů si dovoluji odkázat na následující schéma.

Pokud budou dále rozebírány jednotlivé kolizní situace, budu pro zjednodušení odhlížet od toho, že právo přednosti může vyplývat i z přihlášky podané v zahraničí v souladu s příslušnými ustanoveními Pařížské unijní úmluvy (čl. 4). Dále budu odhlížet od toho, že na území České republiky požívají ochrany i ochranné známky mezinárodní, komunitární a všeobecně známé známky podle čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy a že obdobně na území České republiky platí i komunitární průmyslové vzory (ať již zapsané nebo nezapsané). Současně budu předpokládat, že je vždy přihlašováno označení, které má rozlišovací způsobilost, přičemž toto označení jako celek zároveň tvoří celý průmyslový vzor (tedy nikoliv pouze jeho část).

Dále vycházím z toho, že není možné provést konverzi přihlášky ochranné známky na přihlášku průmyslového vzoru a naopak (srov. 6.1). Taková konverze by musela (jak již bylo uvedeno) být buď výslovně upravena v příslušných zákonech nebo v mezinárodních smlouvách.

Ve všech níže uvedených případech, kdy je podávána přihláška průmyslového vzoru a současně již je zveřejněna přihláška ochranné známky obsahující týž předmět, je třeba dále blíže zkoumat, zda nelze aplikovat ustanovení § 6 odst. 3 PrůmVz (za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje taková situace, kdy dojde ke zpřístupnění v důsledku zneužití vztahu k původci průmyslového vzoru nebo jeho právnímu nástupci), a současně je třeba brát v úvahu i to, že zákon o ochraně průmyslových vzorů definuje pojem zpřístupnění veřejnosti v relaci k tzv. komunitárnímu zpřístupnění a že zakotvuje ochrannou lhůtu (grace period). S těmito eventualitami však v níže uvedených rozborech nepočítám, neboť množství možných kombinací by se rozrostlo řadou takřka geometrickou.

Při rozboru kolizních situací se budu nejdříve zabývat těmi případy, kdy dochází k napadání (tj. podání návrhu na výmaz) (1) průmyslového vzoru ze strany vlastníka či přihlašovatele ochranné známky nebo majitele nezapsaného označení (resp. nezapsaného průmyslového vzoru). Poté se budu zabývat okruhem případů, kdy dochází k napadání (2) ochranné známky (a to jak cestou podání námitek, tak cestou podání návrhu na prohlášení neplatnosti) tentokrát ze strany vlastníka či přihlašovatele průmyslového vzoru nebo majitele nezapsaného průmyslového vzoru (nezapsaného označení).

9.2.2 Napadání průmyslového vzoru

Průmyslový vzor může být, narozdíl od ochranné známky, napadán třetími osobami pouze poté, kdy dojde k jeho zápisu do rejstříku (resp. po zveřejnění průmyslového vzoru - § 38 odst. 4 PrůmVz).

Výmaz průmyslového vzoru přichází v případě známkoprávního souběhu do úvahy na základě ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) PrůmVz (zejména absence novosti) a ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz (kolize se starším známkovým právem). Ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz, jak již bylo uvedeno, je problematické v tom, že váže výmaz na užití označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat, což nekoresponduje s tím, že práva ze zápisu české ochranné známky (oproti ochranné známce Společenství) nevznikají zpětně k datu podání přihlášky.³⁰⁸ Může se tedy stát, že ačkoliv přihláška ochranné známky byla podána před datem podání přihlášky průmyslového vzoru, bude průmyslový vzor do rejstříku zapsán dříve než ochranná známka, a v tomto okamžiku se již vlastník ochranné známky nebude moci domáhat výmazu, neboť před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru vlastník ochranné známky neměl právo užití takového označení zakázat. Z hlediska výmazového důvodu podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz je tedy rozhodují okamžik, kdy byla ochranná známka zapsána do rejstříku, nikoliv, kdy byla přihlášena.

9.2.2.2 Návrh na výmaz podaný vlastníkem ochranné známky

1) Průmyslový vzor byl zapsán do rejstříku s účinky ex tunc (tedy k datu podání přihlášky). Poté však třetí osoba (vlastník ochranné známky) podá podle ustanovení
§ 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz návrh na výmaz průmyslového vzoru z toho důvodu, že průmyslový vzor zasahuje do jejího staršího práva vyplývajícího ze zápisu ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví by měl provést výmaz, pokud byla ochranná známka zapsána do rejstříku před podáním přihlášky průmyslového vzoru.

2) Průmyslový vzor byl zapsán do rejstříku s účinky ex tunc. Poté třetí osoba (vlastník ochranné známky) podá podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz návrh na výmaz průmyslového vzoru. Přihláška ochranné známky byla podána dříve, než přihláška průmyslového vzoru zapsaného do rejstříku. Ochranná známka však byla zapsána do rejstříku až po podání přihlášky průmyslového vzoru zapsaného do rejstříku. V takovém případě vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat užití daného označení (průmyslového vzoru), naopak je povinen užití takového označení strpět („... povinen strpět užívání označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky“ - § 10 odst. 2 OchrZn). Úřad by měl návrh na výmaz zamítnout.

3) Průmyslový vzor byl zapsán do rejstříku s účinky ex tunc. Vlastník ochranné známky podal přihlášku ochranné známky dříve než byla podána přihláška zapsaného průmyslového vzoru, přičemž již před podáním přihlášky vlastník ochranné známky toto označení (jako nezapsané) veřejně užíval. Ochranná známka však bude do rejstříku zapsána až po podání přihlášky průmyslového vzoru zapsaného do rejstříku. V takovém případě se nebude aplikovat výluka uvedená ad 2), neboť vlastník ochranné známky byl předchozím uživatelem ve smyslu § 25 PrůmVz, který může podat návrh na výmaz z důvodu absence novosti průmyslového vzoru v době podání přihlášky (pokud je samozřejmě schopen prokázat předuveřejnění ochranné známky jakožto průmyslového vzoru). V případě, že by se vlastník ochranné známky rozhodl nepodat návrh na výmaz, musel by vlastník zapsaného průmyslového vzoru strpět užívání ochranné známky
(§ 25 PrůmVz).

9.2.2.3 Účinky zveřejnění ochranné známky ve vztahu k zápisu průmyslového vzoru

4) Přihlašovatel přihlásí ochrannou známku, přičemž dříve, než přihláška bude zveřejněna (resp. zpřístupněna veřejnosti, § 23 OchrZn, § 6 PrůmVz), podá jiná osoba přihlášku průmyslového vzoru obsahující týž předmět, avšak až po podání přihlášky ochranné známky. Přihlašovaná ochranná známka přitom byla před podáním přihlášky zpřístupněna veřejnosti užíváním v obchodním styku. V takovém případě by měl Úřad průmyslového vlastnictví zamítnout přihlášku průmyslového vzoru, neboť přihlašovaný průmyslový vzor není nový (samozřejmě za předpokladu, že se Úřad v průběhu řízení o přihlášce průmyslového vzoru o této skutečnosti dozví).

5) Přihlašovatel přihlásí ochrannou známku, přičemž dříve, než přihláška ochranné známky bude zveřejněna podá jiná osoba přihlášku průmyslového vzoru obsahující týž předmět, avšak až po podání přihlášky ochranné známky. Přihlašovaná ochranná známka přitom nebyla před podáním přihlášky ochranné známky zpřístupněna veřejnosti užíváním v obchodním styku. V tomto případě platí, že i pokud by se Úřad v rámci průzkumu přihlášky průmyslového vzoru dozvěděl, že byla podána dřívější přihláška ochranné známky obsahující týž předmět, nemůže automaticky zamítnout přihlášku takto přihlašovaného průmyslového vzoru³⁰⁹ a ani nemůže přerušit řízení o přihlášce do doby, než se vyjasní, kdo má právo na průmyslový vzor. Úřad by pravděpodobně takový průmyslový vzor zapsal s tím, že bude záležet na dalším postupu přihlašovatele ochranné známky (tedy na tom, zda vyvolá spor o právo k průmyslovému vzoru). Znovu zde platí, že pokud ochranná známka bude do rejstříku zapsána až po podání přihlášky průmyslového vzoru, nebude možno podat návrh na výmaz podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz.

6) Přihlašovatel přihlásí ochrannou známku, přihláška ochranné známky je zveřejněna, přičemž až poté podá jiná osoba přihlášku průmyslového vzoru obsahující týž předmět. V tomto případě nezáleží na tom, zda byl příslušný předmět užíván i před podáním přihlášky ochranné známky, neboť v okamžiku zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku dojde ke zpřístupnění daného předmětu veřejnosti, což by mělo být na překážku novosti průmyslového vzoru. Úřad průmyslového vlastnictví by v takovém případě měl přihlášku průmyslového vzoru v souladu s ustanovením
§ 37 odst. 6 PrůmVz zamítnout.

9.2.2.4 Návrh na výmaz podaný majitelem nezapsaného průmyslového vzoru (nezapsaného označení)

7) Tento případ nastane tehdy, pokud bylo určité označení (průmyslový vzor) užíváno jako nezapsané, a to buď ve smyslu známkoprávním (§ 7 odst. 1 písm. g) OchrZn), nebo ve smyslu Nařízení 6/2002 (čl. 1 odst. 2 písm. a), čl. 19 odst. 2) . Co se týče námitek vlastníka nezapsaného průmyslového vzoru, je situace poměrně jednoznačná, neboť ten bude svou argumentaci opírat o absenci zápisné způsobilosti průmyslového vzoru, jelikož jeho starší nezapsaný průmyslový vzor je na překážku novosti i individuální povahy zapsaného průmyslového vzoru.

Pojem nezapsané označení však je, jak již bylo uvedeno, znám také z oblasti práva známkového, kde má poněkud jiný význam. Jedná se o takové označení, které bylo užíváno v obchodním styku k němu vznikla výlučná práva (zde je tedy podstatný rozdíl oproti nezapsanému průmyslovému vzoru, který výlučná práva zakládá, a to ode dne zpřístupnění veřejnosti). Jestliže tedy jde o otázku námitky opírající se o určité nezapsané označení, které však není možné kvalifikovat jako nezapsaný průmyslový vzor Společenství, není možné, aby se uživatel takového označení domáhal výmazu podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz, neboť výlučná práva k tomuto označení neexistují. V případě, že majitel takové nezapsané označení veřejně užíval před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru, může jako předchozí uživatel podat návrh na výmaz průmyslového vzoru podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) PrůmVz (absence novosti a individuální povahy).

9.2.2.5 Rozhodnutí ve věci MIDAS: Hee Jung Kim v. Zellweger Analytics Ltd.³¹⁰

Problematika námitky užívání takového označení v mladším průmyslovém vzoru, u něhož právní předpisy poskytují majiteli označení právo zakázat takové užití (čl. 25 odst. 1 písm. e) Nařízení 6/2002, § 27 odst. 1 písm. e) PrůmVz), byla předmětem řízení v případě sporu navrhovatele Hee Jung Kim (dále též „navrhovatel“) proti vlastníku zapsaného průmyslového vzoru Společenství (RCD 000162425-0001) společnosti Zellweger Analytics Ltd.

Napadený průmyslový vzor Společenství byl zapsán na jméno vlastníka průmyslového vzoru dne 2. dubna 2004. Údaj o výrobku, pro který byl průmyslový vzor přihlášen (resp. na kterém byl aplikován) zní „loga“. Průmyslový vzor Společenství je vyobrazen ve Věstníku komunitárních průmyslových vzorů následujícím způsobem:³¹¹

Dne 12. září 2005 navrhovatel podal návrh na vyslovení neplatnosti průmyslového vzoru Společenství, a to s poukazem na námitku obsaženou v  ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. e) Nařízení 6/2002.

Jako důkazní prostředky předložil navrhovatel opis výpisu z databáze ROMARIN (tedy databáze mezinárodních ochranných známek registrovaných podle Madridské úmluvy/protokolu), a to ve vztahu k mezinárodně zapsané známce č. 810732 (dále též „mezinárodní známka“). Mezinárodní známka byla dne 10. dubna 2003 zapsána na jméno navrhovatele, a sice s designací pro území řady členských států Evropských společenství (AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, IE, PT, PL a SE). Mezinárodní známka byla zapsána pro zboží/služby ve třídách 7, 9 a 11 Niceského třídění. Vyobrazení je v rejstříku mezinárodních ochranných známek znázorněno následovně:


Ve své replice k návrhu vlastník průmyslového vzoru Společenství uvedl, že navrhovatel vyložil nesprávně smysl ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. e) Nařízení 6/2002. Podle vlastníka pojem ‚průmyslový vzor’ označuje vzhled celého výrobku nebo jeho části. V důsledku toho mají „graficky vysoce vyvinutá loga“, jako je případ napadeného průmyslového vzoru Společenství, zcela jiný celkový vzhled, než má prosté slovo MIDAS, jež je předmětem starší ochranné známky navrhovatele. Vlastník přednesl, že se poznámky navrhovatele koncentrují na sémantický obsah, nikoliv na vizuální dojem, a neměly by prý být brány na zřetel, neboť Nařízení 6/2002 se vztahuje pouze na zrakem vnímatelné předměty, nikoliv na slovní spojení.

Oddělení pro řízení o prohlášení neplatnosti průmyslových vzorů Společenství při Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále též „Oddělení“ nebo „Oddělení prohlášení neplatnosti“) v daném sporu návrhu vyhovělo a napadaný průmyslový vzor Společenství byl prohlášen za neplatný. Oddělení konstatovalo, že výpis z databáze mezinárodních ochranných známek ROMARIN je postačujícím důkazem toho, že se v případě mezinárodní ochranné známky jedná o starší právo. Podle čl. 25 odst. 1 písm. e) Nařízení 6/2002 platí, že „průmyslový vzor Společenství bude prohlášen za neplatný, pokud je v pozdějším průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení a právo Společenství nebo právní předpisy členského státu, které se na toto označení vztahují, poskytují majiteli označení právo takové užití zakázat“.

K problematice pojmu „rozlišovací označení“ Oddělení prohlášení neplatnosti konstatovalo, že podle čl. 2 Směrnice 89/104/EHS „mohou být známkou … veškerá označení, jež lze graficky znázornit, zejména slova, včetně jmen osob, vyobrazení, písmena, číslice a forma nebo úprava zboží, pokud je takové označení schopno rozlišit zboží nebo služby jednoho podnikatele od zboží či služeb jiného podnikatele.“ Tato směrnice byla provedena ve všech členských státech. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že v případě, kdy je nějaké označení zapsáno v některém členském státě jako ochranná známka a tato známka je platná, je toto označení „označením s rozlišovací schopností“ ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. e) Nařízení 6/2002.

Co se týče problematiky „práva zakázat užití“ rozlišovací označení v napadaném průmyslovém vzoru, Oddělení se zaměřilo na otázku povahy mezinárodních ochranných známek, stejně jako na problematiku vztahu mezi (1) okruhem výrobků/služeb, pro které byla mezinárodní ochranná známka zapsána, a (2) výrobkem, pro který byl napadaný průmyslový vzor zapsán do rejstříku.

Mezinárodní známka navrhovatele je zapsána pro zboží tříd 7, 9 a 11 Niceského třídění a je zapsána pro označení, které sestává napsaného slova „MIDAS“, jež je napsáno běžným způsobem a nevykazuje žádné grafické prvky. Mezinárodní známka je platná v různých členských státech. Podle čl. 5 Směrnice 89/104/ES je právem vlastníka ochranné známky, aby třetím osobám zakázal bez jeho souhlasu užívat v obchodním styku shodné označení, které je totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, jež jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána. Z toho potom vyplývá, že je navrhovateli podle práva každého členského státu, který je uveden v rejstříku mezinárodních ochranných známek, dovoleno, aby zakázal užití označení, jež sestává ze slova „MIDAS“ napsaného jakýmkoliv písmem a stylem, pokud se použití označení vztahuje na jakékoliv zboží, pro něž je mezinárodní známka zapsána.

Pokud potom byla písmena „m“, „i“, „d“, „a“, „s“ pojata v napadaném průmyslovém vzoru Společenství takovým způsobem, že jsou tato písmena vnímána jako slovo „midas“, představuje tato skutečnost užití označení, které je identické s mezinárodní ochrannou známkou.

Použití označení v průmyslovém vzoru Společenství se dále vztahuje na zboží, pro které byla mezinárodní ochranná známka zapsána, neboť označení je používáno pro výrobky: „loga“, a vztahuje se tedy podle druhu určení na jakýkoliv druh zboží nebo služeb. Obchodní účel loga totiž spočívá zejména v tom, že je umístěno na zboží nebo na jeho obal, nebo je užíváno na obchodních písemnostech či v reklamě. Proto je zboží, na něž se vztahuje užívání označení obsaženého v napadaném průmyslovém vzoru Společenství, obsaženo v seznamu výrobků, pro něž je zapsána mezinárodní známka.

Navrhovatel tedy podle názoru Oddělení prohlášení neplatnosti přinesl důkaz o tom, že je oprávněn zakázat užití označení obsaženého v průmyslovém vzoru. Z tohoto důvodu bylo nutné napadaný průmyslový vzor podle čl. 25 odst. 1 písm. e) Nařízení 6/2002 prohlásit za neplatný.
Komentář k danému rozhodnutí:

Rozhodnutí ve věci Midas je v otázce střetu ochranné známky a průmyslového vzoru jedním z  klíčových rozhodnutí. Jestliže v dosavadních rozhodnutích vždy Oddělení o prohlášení neplatnosti aplikovalo kromě ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. e) i ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. b) Nařízení 6/2002 (tedy námitka absence novosti a individuální povahy), v případě MIDAS šlo pouze o námitku neoprávněného užití ochranné známky. V dosavadní judikatuře Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu řešil otázku střetu trojrozměrných ochranných známek s průmyslovým vzorem například v rozhodnutí ve věci Galletas United Biscuits, s.a. v. Arluy, s.l. (RCD 58334-0002),³¹² kdy proti sobě stála španělská trojrozměrná ochranná známka (zapsaná pro oplatky) následujícího vyobrazení

a níže uvedený zapsaný průmyslový vzor (RCD 58334-0002).

K problematice interpretace ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. e) se však Oddělení prohlášení neplatnosti vyjádřilo až v rozhodnutí MIDAS, kdy muselo řešit střet slovní mezinárodní ochranné známky a zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Je třeba říci, že právní závěry Oddělení prohlášení neplatnosti jsou správné a lze se s nimi jen ztotožnit.

9.2.3 Napadání ochranné známky

Ochranná známka může být, narozdíl od průmyslového vzoru, „napadána“ dvakrát: (1) v rámci námitkového řízení (§ 25 OchrZn) nebo (2) v rámci řízení o prohlášení neplatnosti (§ 32 OchrZn). Základním ustanovením, o které se bude vlastník průmyslového vzoru opírat, pokud bude chtít napadnout ochrannou známku, je ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) OchrZn (překážka starších práv z jiného průmyslového vlastnictví). Současně se však může v určitých případech opřít i o ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) OchrZn (přihláška ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře).

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) OchrZn způsobuje výkladové problémy, neboť ve vztahu k průmyslovým vzorům není zcela zřejmé, jak vyložit pojem „starší práva“. Je otázkou, zda tento pojem vykládat ve vztahu k právu přednosti nebo ve vztahu k okamžiku vzniku těchto práv. U starších práv z průmyslového vzoru totiž nastává problém právě v tom, že práva vyplývající ze zápisu platí zpětně ke dni podání přihlášky. Může se tak stát, že ačkoliv bude přihláška průmyslového vzoru tvořeného příslušným označením podána později než přihláška ochranné známky s týmž předmětem, vzniknou práva k průmyslovému vzoru dříve než práva k ochranné známce. Osobně se domnívám, že takový výklad by byl nespravedlivý vůči přihlašovateli (vlastníku) ochranné známky a byl by v rozporu se zásadou rovnosti práv (čl. 1 LZPS,
§ 2 odst. 2 ObčZ). Proto je, podle mého názoru, nezbytné pojem „starší práva“ vykládat s ohledem na právo přednosti (datum podání přihlášky), nikoliv s ohledem na okamžik konstituování práv.

9.2.3.2 Námitky podané vlastníkem průmyslového vzoru

1) Je podána přihláška ochranné známky, přihláška je zveřejněna, přičemž vlastník staršího průmyslového práva podá v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. j) OchrZn námitku. Vlastníkem staršího průmyslového práva v tomto případě bude vlastník průmyslového vzoru, který byl zapsán do rejstříku s účinky časově spadajícími před datum podání přihlášky ochranné známky (tzn. že přihláška průmyslového vzoru byla podána dříve než přihláška ochranné známky). Je zřejmé, že v daném případě práva vlastníka průmyslového vzoru mohou být dotčena, a proto by námitka měla být uznána jako relevantní. V takovém případě by Úřad průmyslového vlastnictví měl danou přihlášku zamítnout (buď úplně nebo částečně - § 26 odst. 6 OchrZn).

2) Je podána přihláška ochranné známky ad 1) s tím, že přihláška průmyslového vzoru byla podána až po podání přihlášky ochranné známky (průmyslový vzor byl tedy zapsán do rejstříku s účinky k datu časově spadajícímu do doby po podání přihlášky ochranné známky). V takovém případě se nejedná o starší právo, a Úřad by měl námitku zamítnout.

9.2.3.3 Námitky podané přihlašovatelem průmyslového vzoru

3) Je podána přihláška průmyslového vzoru, a teprve poté jiná osoba podá přihlášku ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví v daném případě může takovou přihlášku zamítnout již s odkazem na ustanovení § 4 písm. m) OchrZn (absence dobré víry) a „nevpustit“ takovou přihlášku ani do námitkového řízení. Je však otázkou, jak by zjistil, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Musel by totiž provést rešerši v přihláškách průmyslových vzorů, což je velmi nepravděpodobné. Mohl by se však takovou skutečnost dozvědět jinak, například od přihlašovatele průmyslového vzoru. Vzhledem k tomu, že věcný a formální průzkum probíhá ex offo a je ovládán zásadou oficiality, jakož i materiální pravdy, musel by Úřad provést sám dokazování ohledně zlé víry přihlašovatele ochranné známky.

Přihlašovatel průmyslového vzoru ve shora uvedeném případě nemůže podat námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) OchrZn, neboť ještě nedošlo k zápisu průmyslového vzoru (ledaže by své námitky opíral o práva z nezapsaného průmyslového vzoru, což však s sebou nese značné důkazní nároky). Mohl by tedy počkat, až zápis průmyslového vzoru bude proveden, a teprve poté podat námitky. V tom případě by však mohl reálně zmeškat 3 měsíční prekluzivní lhůtu pro podání námitek (§ 25 OchrZn), pokud by samozřejmě věc nechtěl řešit až v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky. Proto se jeví jako efektivnější, když své námitky opře o ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) OchrZn („... tím, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře“). Nezbytnou podmínkou takového postupu je však prokázání absence dobré víry a doložení této skutečnosti příslušnými důkazy (§ 25 odst. 2 OchrZn).

9.2.3.4 Návrh na prohlášení neplatnosti podaný vlastníkem průmyslového vzoru

4) Dojde k zápisu ochranné známky do rejstříku, přičemž vlastník staršího průmyslového práva (vlastník průmyslového vzoru) podá návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. V takovém případě bude Úřad průmyslového vlastnictví postupovat obdobně jako ad 1), známku prohlásí za neplatnou pouze tehdy, pokud přihláška průmyslového vzoru byla podána později než přihláška ochranné známky.

9.2.3.5 Odklad zveřejnění zápisu průmyslového vzoru

5) Odlišnou variantou od ostatních výše uvedených je situace, kdy vlastník průmyslového vzoru požádal v přihlášce o odklad zveřejnění průmyslového vzoru
(§ 38 odst. 4 PrůmVz). V tomto případě zákon o ochraně průmyslových vzorů stanoví, že práva ze zapsaného, avšak nezveřejněného průmyslového vzoru může vlastník uplatňovat vůči třetím osobám pouze tehdy, není-li průmyslový vzor užíván v dobré víře.³¹³ Jestliže tedy třetí osoba podá přihlášku ochranné známky poté, kdy byla podána přihláška takto nezveřejněného ale zapsaného průmyslového vzoru, bude muset vlastník průmyslového vzoru při uplatňování námitek či návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky prokazovat vždy zlou víru přihlašovatele (resp. vlastníka) ochranné známky.

9.2.3.6 Uživatel nezapsaného označení (nezapsaného průmyslového vzoru)

6) Je podána přihláška ochranné známky, přičemž majitel nezapsaného průmyslového vzoru využije svého práva a podá námitky vyplývající z ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. g) OchrZn (ochrana uživatele nezapsaného označení). V tomto případě je důležité současně posoudit, zda právo k nezapsanému označení vzniklo před podáním přihlášky ochranné známky.³¹⁴ Úřad o námitce rozhodne dle ustanovení § 26 odst. 6 OchrZn, přičemž by měl přihlášku zamítnout.

7) Je podána přihláška ochranné známky, tato ochranná známka je zapsána do rejstříku, přičemž současně existuje uživatel nezapsaného označení (nezapsaného průmyslového vzoru). Uživatel takového nezapsaného označení se rozhodne nepodat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Vlastník zapsaného označení musí v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 OchrZn strpět užívání takového nezapsaného označení (nezapsaného průmyslového vzoru). Jestliže by uživatel nezapsaného označení změnil svůj názor a chtěl by později podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, mohl by tak učinit pouze do 5 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o zápisu (resp. užívání takové ochranné známky). Po uplynutí této lhůty by mohl podat návrh na prohlášení neplatnosti, avšak musel by prokázat zlou víru vlastníka ochranné známky.

9.3 Změny zapisovaných předmětů ochrany

Jestliže dojde k první situaci (pozměněný předmět obsahuje přihláška ochranné známky), existuje několik ustanovení, na jejichž základě by mohlo dojít k zamítnutí ochrany, přestože zákon o ochranných známkách výslovně nepamatuje na případ, kdy je podána ochranná známka podobná (avšak nikoliv shodná) staršímu průmyslovému vzoru. Pomineme - li absenci dobré víry přihlašovatele (§ 4 písm. m) OchrZn), bylo by pravděpodobně nezbytné takovou situaci řešit opět s použitím námitkového důvodu obsaženého v ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) OchrZn s tím, že by se zřejmě nejdříve musela vyřešit otázka, zda takové označení spadá do rozsahu průmyslového vzoru podle ustanovení § 10 PrůmVz (rozhodný by byl „odlišný celkový dojem informovaného uživatele“). Pokud by takové označení nespadalo do rozsahu průmyslového vzoru, mohl by vlastník průmyslového vzoru ještě namítat absenci dobré víry přihlašovatele ochranné známky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) PrůmVz. Pokud by neuspěl nebo by neunesl důkazní břemeno, známka by měla být zapsána. Obě označení by potom existovala nezávisle na sobě, přičemž vlastník průmyslového vzoru by mohl podat žalobu například z titulu ochrany proti nekalé soutěži (§ 47 ObchZ).

V případě druhém (tj. pozměněný předmět je obsažen v přihlášce průmyslového vzoru), zákon o ochraně průmyslových vzorů obsahuje v ustanovení § 4 pravidlo, že průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Vzhledem k tomu, že průmyslovým vzorem je jakýkoliv vzhled výrobku, měla by být na překážku zápisu průmyslového vzoru i zveřejněná ochranná známka, jestliže se liší od přihlašovaného průmyslového vzoru pouze nepodstatně. Ustanovení
§ 5 odst. 1 PrůmVz navíc stanoví, že průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže se celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný veřejnosti před podáním přihlášky průmyslového vzoru. V případě, že přihlašovaný průmyslový vzor vyvolává shodný celkový dojem ve vztahu k již zveřejněné ochranné známce, měla by být tato skutečnost na překážku zápisu průmyslového vzoru z důvodu absence individuální povahy.

9.4 Problematika sukcesivní ochrany

V praxi pravděpodobně nejčastějším případem souběhu bude situace, kdy vlastník dlouhodobě užívá průmyslový vzor, ten vejde ve všeobecnou známost a určitý tvar výrobku získá rozlišovací způsobilost v očích spotřebitelů. V tomto okamžiku se vlastník průmyslového vzoru rozhodne přihlásit daný výrobek jako ochrannou známku, kterou bude moci výlučným způsobem užívat po relativně neomezenou dobu.

V případě, kdy je nejdříve přihlášen průmyslový vzor, a teprve poté je podána přihláška ochranné známky, v zásadě nic nebrání tomu, aby taková známka byla do rejstříku zapsána. Na vlastníku obou takových předmětů potom bude, aby zvážil, zda se mu vyplatí udržovat ochrany obě. S předměty ochrany může samozřejmě podle libosti nakládat, může tedy nechat průmyslový vzor zaniknout nebo jej může převést na jiného apod. Může současně průmyslový vzor dále udržovat v platnosti mj. z toho důvodu, aby se „pojistil“ proti případným „útokům“ na ochrannou známku.

9.5 Osoba dotčená na svých právech

V zákoně o ochranných známkách je situace ohledně osoby oprávněné podat námitku jednodušší v tom, že zákon v ustanovení § 25 používá termín „osoby uvedené